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Marchio Denominativo E Figurativo: La Sentenza Faber/naber

Dato che i marchi denominativi, per definizione, non possiedono elementi grafici, il giudizio sulla confondibilità fra un marchio denominativo e un marchio figurativo non può essere basato sulla teorica idoneità del marchio denominativo ad adottare una rappresentazione grafica in futuro.

La Faber Chimica aveva richiesto la registrazione comunitaria per il marchio figurativo FABER (vedi immagine qui sotto):

La domanda riguardava prodotti appartenenti alle classi 1 (Prodotti chimici destinati all’industria e alle scienze ecc.), 2 (Colori, vernici, lacche, ecc.) e 3 (Preparati per la sbianca ecc.).

La Industrias Quimicas NABER aveva proposto opposizione contro la registrazione del marchio FABER in base a registrazioni spagnole per un marchio denominativo NABER riguardanti prodotti appartenenti alla classe 1, e per tre marchi figurativi NABER (vedi immagine qui sotto), riguardanti prodotti appartenenti alle classi 1, 2 e 3.

La Commissione di Ricorso dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) aveva accolto l’opposizione, dichiarando che sebbene non sussistesse somiglianza fra i due marchi figurativi, vi era somiglianza visiva e fonetica tra il marchio figurativo FABER e il marchio denominativo NABER, nonché una somiglianza tra i prodotti contraddistinti da tali due marchi. Il ragionamento della Commissione era stato essenzialmente che l’elemento grafico del marchio FABER non era sufficiente ad escludere un rischio di confusione, dal momento che NABER come marchio denominativo avrebbe potuto adottare in futuro qualsiasi tipo di rappresentazione grafica. La Commissione aveva dunque ritenuto che esistesse un rischio di confusione fra i due marchi.

La Faber Chimica si era rivolta al Tribunale di Primo Grado, il quale ha annullato la decisione della Commissione di Ricorso UAMI con sentenza del 20 aprile 2005 nella causa T-211/03.

Il Tribunale ha censurato la prospettiva adottata dalla Commissione nel giustificare la tutela conferita al marchio denominativo NABER con la sua presunta idoneità a imitare in futuro la forma particolare del marchio complesso FABER.

Secondo il Tribunale, la valutazione doveva essere effettuata prendendo in considerazione i marchi nella loro forma attuale.

Dal punto di vista visivo, il Tribunale ha dunque ritenuto che sebbene sussistesse una certa somiglianza fra gli elementi denominativi FABER e NABER, questa non appariva particolarmente determinante a causa dell’importanza rivestita dagli elementi figurativi del marchio FABER (la lettera F fortemente stilizzata e l’ellisse entro la quale la parola è incastonata).

Per quanto riguarda il raffronto fonetico, la somiglianza fra i due marchi non era sufficiente a neutralizzare la differenziazione fonetica indotta dai suoni chiaramente distinti prodotti dalle due consonanti iniziali «F» (sorda) e «N» (sonora).

Il Tribunale ha concluso che dal momento che il pubblico pertinente era un pubblico specializzato, dotato di un grado di attenzione più elevato di quello del consumatore medio, la differenziazione fonetica dei due segni in conflitto e, soprattutto, la marcata differenziazione visiva derivante dall’importante aspetto figurativo proprio del marchio FABER, fossero sufficienti per ritenere, in esito ad una valutazione globale, che i segni costitutivi dei due marchi non erano simili.

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